美國“337”調(diào)查與應對策略
信息來源:中國知識產(chǎn)權報 發(fā)布日期:2009-05-06 閱讀:5059次
國際貿(mào)易委員會(ITC)是美國政府機構?!睹绹ǖ洹返?9卷第1337節(jié)(下稱337條款)規(guī)定,國際貿(mào)易委員會有權命令美國海關官員拒絕任何侵犯美國專利權的產(chǎn)品進入美國市場。這是一種很有威力的救濟措施。
根據(jù)337條款展開的調(diào)查,與美國聯(lián)邦法院的專利訴訟一樣,會牽涉到大量技術和法律方面的問題。但國際貿(mào)易委員會有其獨特之處,它會使被告面臨更加嚴峻的挑戰(zhàn)。遭遇337調(diào)查后,客觀、迅速地評估所遭遇的風險、仔細了解審理機構、通行程序和相關時間安排、選擇可靠而有經(jīng)驗的律師,并與律師開誠布公的合力應對訴訟,將會增加訴訟成功的機率。
風險評估
欲進入美國市場的公司必須了解哪些產(chǎn)品有可能被拒絕進入美國市場。國際貿(mào)易委員會調(diào)查的范圍和市場禁入令的范圍均可從調(diào)查案的名稱看到。例如,第337-TA-656號調(diào)查案的名稱是《含該元件的某些集成電路和產(chǎn)品》,這有可能指該案被告生產(chǎn)或出售的所有集成電路,盡管指控書具體指明的只是“LSI SAS 1068控制器”。如果禁入令已經(jīng)頒布,將禁止那些查明已侵犯專利權的集成電路入境。禁入令通常不會具體指明哪些產(chǎn)品在禁入范圍之內(nèi),盡管國際貿(mào)易委員會的裁決可能已具體指明哪些產(chǎn)品侵權。實際上,禁入令可能會包括尚未開發(fā)或出售但卻在專利權項保護范圍內(nèi)的產(chǎn)品。
此外,國際貿(mào)易委員會也可能禁止與涉案產(chǎn)品相關的某些下游產(chǎn)品進入美國市場。如果某項調(diào)查案的名稱包括“含該元件的產(chǎn)品”這樣的詞語,通常表明原告還試圖禁止與涉案產(chǎn)品相關的某些下游產(chǎn)品進入美國市場。在上述656號調(diào)查案中,可能被禁止進入美國市場的下游產(chǎn)品指的是涉及涉案集成電路的其他下游產(chǎn)品。這一調(diào)查案指控書所指范圍十分寬泛,將“主機板、主機總線適配器、計算機周邊產(chǎn)品、服務器、工作站和硬驅”均納入了禁止進入美國市場的下游產(chǎn)品。
不少公司認為,國際貿(mào)易委員會的調(diào)查可能只影響直接出口到美國的產(chǎn)品。但事實上,如果禁入令禁止被告產(chǎn)品出口到美國,就很容易影響其產(chǎn)品的全球銷售。因為這時,客戶為避免風險,可能轉而購買被告競爭對手的產(chǎn)品,以便安全出口到其他國家。
進行風險評估時,即使被告認為某些產(chǎn)品處于所稱專利保護范圍之外,但還是應對這些產(chǎn)品予以評估。被告應提供有關這些產(chǎn)品的證明材料,爭取獲得明確的未侵權裁決。例如在第337-TA-541號調(diào)查案中,被告出示某些產(chǎn)品的文件,設法說明這些產(chǎn)品并未侵犯所稱專利權。數(shù)次交換意見書后,法官簽發(fā)了一項命令,使這些產(chǎn)品今后不受禁入令的限制。盡管這宗調(diào)查案最后還是簽發(fā)了禁入令,但被告仍有權將該禁入令明確排除的產(chǎn)品出口到美國。如果被告不出示有關這些產(chǎn)品的證明文件,這些產(chǎn)品可能被納入禁入令的范圍。禁入令發(fā)布后再爭辯這些產(chǎn)品可安全進口到美國,難度就明顯增大了。
此外,在進行風險評估時,客觀評估至關重要。風險評估會幫助公司選擇適當?shù)姆佬l(wèi)方式。被控產(chǎn)品可能在被告的業(yè)務中微不足道,也可能是被告的整個產(chǎn)品系列。對被告造成的損失不同,被告所做的應訴策略也不同,愿意承擔的訴訟費也有差異。每個被告都需要了解清楚自己所面臨的風險,并讓管理層知道,以便及時通報股東,為公司制定最佳發(fā)展策略。
審理機構、程序和相關時間表
國際貿(mào)易委員會位于哥倫比亞特區(qū)華盛頓市城區(qū)。目前共有5名行政法法官審理呈遞到國際貿(mào)易委員會的與337條款有關的案件。在這些案件中,專利侵權案約占90%。因此行政法法官非常熟悉專利法。
由于國際貿(mào)易委員會是行政機構,訴訟案還涉及第三方:不公平進口調(diào)查辦公室。該辦公室受雇于國際貿(mào)易委員會,但不是行政法法官的助理,與任何私營方無關,而且不直接為國際貿(mào)易委員會提供參考意見。不公平進口調(diào)查辦公室代表公共利益,并以此身份參與調(diào)查,表明立場,包括以意見書和建議書的方式向行政法法官和國際貿(mào)易委員會提供建議。
國際貿(mào)易委員會通常在立案后9個月到10個月審理,立案后不久,將確定結案日,在結案日之前,必須做出最終裁定。國際貿(mào)易委員會可用4個月時間審核行政法法官的“初審裁決”,并做出終審裁決。例如,某個案件的審理時間有16個月,則行政法法官的最后初審裁決須在立案后12個月內(nèi)做出。被告應注意,與國際貿(mào)易委員會調(diào)查案有關的大部分開支均在審理的10個月內(nèi)產(chǎn)生。
結案日確定后,行政法法官將向涉案各方發(fā)出程序時間表,通報各個關鍵到期日。被告應了解各到期日涉及的事項。例如,所有程序時間表都包括交換專家報告時間、取證截止時間、提交聽證前陳述和交換擬議證據(jù)的時間,有些還包括其他日期,這些對涉案各方均很重要。
“專家報告”由特定領域的專家準備,通常作為專家在審理中將要作證的方案。涉案各方均須呈遞聽證前陳述,其中必須包含涉案各方對幾乎所有爭議事項的論據(jù)和觀點。如果涉案各方準備展示呈堂物證,則必須在審理之前向對方指明這些物證。被告可能不必直接協(xié)助律師準備這些材料,但調(diào)查案的這些程序會增加開支。
被告必須確保在取證截止日前已搜集到并提供可作為案件證據(jù)的所有必要信息。如果信息存在缺陷,必須在該日結束之前彌補。
國際貿(mào)易委員會調(diào)查案進展很快。立案后不久,行政法法官將應一方的請求簽發(fā)保護令。該保護令準許簽署并同意接受保護令條款約束的公司外部律師,查閱請求方提供的保密資料。這可防止涉案方因擔心泄密而不提供信息。取證要求和提議送達后,另一方通常須在10日內(nèi)(地區(qū)法院是30天)回復。行政法法官通常舉行電話聽證,以便更快解決取證方面的爭議。
選擇律師
在337訴訟中,聘用熟悉國際貿(mào)易委員會慣例和程序的律師尤為重要。優(yōu)秀的律師能迅速準確地計算回復提議或取證的日期,并清楚取證的范圍。國際貿(mào)易委員會的取證范圍十分寬泛,但并不意味著無限取證,涉案方應明白哪些信息可通過取證獲得。具備這方面的知識,涉案方可避免在取證方面陷入不必要的爭議。
此外,律師還應該了解被告的風險,以便提出適當?shù)慕ㄗh。如果被告面臨很大風險,則可能值得花費資金提出某些動議和進行取證,以創(chuàng)造對自己有利的形勢。如果被告幾乎沒有風險,則可能沒必要為這些動議或取證耗費資金。
與律師保持溝通
在整個調(diào)查過程中,與律師保持坦誠溝通很重要。盡管這對被告來說很費時間,但可達到多重目的。
首先,由于國際貿(mào)易委員會的保護令很寬泛,很多文件被告不會看到,被告完全依賴所聘外部律師對案情的分析來估計勝訴的可能性。定期與律師溝通接觸可使被告更好地了解調(diào)查進展是否順利。
其次,律師可及時提醒被告注意臨近的到期日,有機會評估某項工作的工作量。這將有助于被告預估短期和長期開支。
第三,公司聘用的外部律師通常需要迅速從被告那里獲得信息,以便就取證做出迅速反應。定期溝通有助于集中搜集回應信息。
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